"Bad Spaniels": el juguete para perros que cuestiona el equilibrio entre la Primera Enmienda y las protecciones de marcas registradas

Amber Grant · 5 de abril de 2023

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El 22 de marzo de 2023, la Corte Suprema escuchó los argumentos orales de la Oficina del Procurador General y las partes en Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products, LLC. El caso se centra en una cuestión de infracción de marca registrada que postula la botella de whisky Jack Daniel's y la marca registrada contra un juguete masticable para perros que se parece al famoso whisky Old No.7.

Jack Daniel's es una marca de whisky de Tennessee envasado en botellas cuadradas con etiquetas negras prominentes. La empresa tiene mucho éxito y ha vendido millones de botellas de whisky. VIP Products, LLC es una empresa de diseño y fabricación de productos que vende productos relacionados con mascotas, como juguetes masticables para perros.

VIP Products creó un juguete para perros que se parece a la icónica botella de whisky Jack Daniel's Tennessee. En el juguete para perros, en lugar de "Jack Daniel's", la etiqueta del juguete dice "Bad Spaniels", y "Old No. 7" y "Tennessee Sour Mash Whiskey" se reemplazan con "The Old No. 2 on your Tennessee Carpet". Jack Daniel's presentó una demanda contra VIP Products que busca detener la venta del juguete alegando que el juguete para perros "Bad Spaniels" infringe su marca registrada, confunde a los consumidores y empaña su reputación. VIP Products argumenta que sus diseños de juguetes para perros están cubiertos por las protecciones de libertad de expresión bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos falló a favor de VIP Products en 2020 y Jack Daniel's posteriormente solicitó al Tribunal un recurso de certiorari que se concedió en 2022.

Jack Daniel's busca la reversión del caso seminal Rogers v. Grimaldi en el que el Segundo Circuito describió la "Prueba de Rogers" de dos puntas que permite el uso de una marca registrada en una supuesta obra expresiva si la obra (1) tiene relevancia artística, y ( 2) no "engaña explícitamente" a los consumidores en cuanto a la fuente o el contenido de la obra (si la obra tiene relevancia artística).

En Rogers, los nombres del famoso dúo de celebridades Ginger Rogers y Fred Astaire se usaron en el título de una película llamada "Ginger and Fred". La película trataba sobre dos artistas de cabaret italianos que realizaban imitaciones de Ginger Rogers y Fred Astaire. Rogers presentó una demanda alegando que el título de la película creaba una falsa impresión de su respaldo a la película y la falsa impresión de que ella era el tema de la película. El Segundo Circuito tuvo que determinar si Rogers podía evitar el uso de su nombre en el título de una película que tenía una relación mínima con ella; el tribunal sostuvo que no podía porque la película era un ejercicio de expresión artística que no "explícitamente engañar" a los consumidores y, por lo tanto, no estaba prohibido por la ley de marcas registradas.

La disputa en Rogers se refería al título de una película, sin embargo, la prueba utilizada se aplica a todas las obras de expresión artística, como pinturas, dibujos, videojuegos y juguetes. Al evaluar la relevancia artística, los tribunales no determinan la calidad de la supuesta obra artística, sino que evalúan la relevancia de la marca en comparación con el contenido expresivo de la obra. El estándar de relevancia artística es simple: la relevancia debe estar por encima de cero.

La prueba descrita en el caso Rogers es una prueba de equilibrio de dos pasos para cuando una marca registrada se usa en un trabajo expresivo destinado a equilibrar los derechos entre la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda y la política de marcas registradas que previene la confusión y el engaño del consumidor. La decisión en Rogers fue una decisión histórica para la ley de marcas registradas y varios circuitos han adoptado la prueba proporcionada por el tribunal. La idea es que la prueba de Rogers proporcione a los tribunales la infraestructura para equilibrar el interés del público y del acusado en la libertad de expresión mientras se protegen los derechos del propietario de la propiedad intelectual (específicamente, las marcas registradas) bajo un marco legal de marcas registradas. En tales casos, un demandante aún debe demostrar que existe un riesgo de confusión junto con al menos uno de los dos factores en la prueba de Rogers para prevalecer.

Dada la importancia de la prueba de Rogers para el derecho de marcas, la perspectiva de su eliminación podría tener implicaciones sustanciales para el futuro del derecho de marcas y las obras expresivas.

En el argumento oral, Bennett E. Cooper de VIP Products dijo a los jueces que no había evidencia de confusión de los consumidores sobre su parodia de la botella de whisky y que eliminar la prueba de Rogers proporcionaría una atmósfera en la que es fácil para las marcas grandes y famosas esencialmente aplastar a las empresas que crean chistes a su costa. Tanto en el argumento breve como en el oral, VIP Products argumentó que el mundo necesita más risas y que derrocar a Rogers haría que el mundo fuera más oscuro. Bennett continuó argumentando que en el mundo de hoy las marcas son otra forma de celebridad y así como se nos permite discutir (y criticar) a las celebridades, también se nos permite constitucionalmente hacer lo mismo con las marcas.

Por otro lado, la abogada de Jack Daniel's, Lisa Blatt, comenzó su argumento oral afirmando que el juguete para perros "copia la marca registrada y la imagen comercial de Jack Daniel's y asocia su whisky con caca de perro". Blatt argumentó que los derechos de una marca comercial son un derecho de propiedad que inherentemente limitan algunos discursos porque un derecho de propiedad, por definición en la propiedad intelectual, limita el discurso al crear un "monopolio limitado sobre el derecho a usar un nombre que está asociado con su bien o servicio". ."

El gobierno también presentó argumentos orales como amicus de Jack Daniel's. El gobierno argumentó que la prueba de Rogers es la prueba incorrecta para aplicar en casos como el de la barra y que, en cambio, el Tribunal debería aplicar la prueba tradicional de probabilidad de confusión para la infracción. El gobierno argumentó además que ninguna de las vertientes de la prueba de Rogers tenía una base sólida en la jurisprudencia anterior de la Primera Enmienda.

Todas las partes respondieron preguntas de los jueces que abarcaron desde hipótesis sobre publicidad de partidos políticos sin nombre en camisetas hasta la razonabilidad de los consumidores al creer que las marcas están asociadas con otros si la marca no está alineada con la compañía de la otra marca. La jueza Kagan señaló específicamente que no encontró que el juguete para perros fuera "comedia" y no vio la parodia "pero lo que sea". Tres jueces no hablaron en absoluto a través de argumentos orales y, por lo tanto, a partir de la amplia variedad de preguntas y el silencio de tres jueces, no queda muy claro cuál será el resultado de este caso.

Vale la pena considerar las implicaciones de algunos de los posibles resultados del caso. Un resultado que podría cambiar drásticamente el futuro del derecho de marcas registradas y la jurisprudencia de infracción de marcas registradas sería la eliminación total de la prueba de Rogers al revocar la decisión en Rogers v. Grimaldi.

La pregunta específica que debe responderse en Jack Daniel's es si el uso humorístico de la marca comercial de otra persona como propia en un producto comercial está sujeto al análisis tradicional de probabilidad de confusión de la ley de marcas registradas, o si en cambio recibe una mayor protección de la Primera Enmienda de reclamos de infracción de marcas registradas bajo Rogers.

Los consumidores y las empresas dependen de la ley de marcas registradas para su protección. Los consumidores están protegidos contra el engaño y las empresas están protegidas contra, entre otras reclamaciones, la infracción de sus marcas. Por ejemplo, cuando compran artículos de limpieza, los consumidores pueden estar seguros de que cuando vean el blanqueador "Clorox" la fuente del producto es la compañía "Clorox" al ver y reconocer su marca registrada; esto se aplica a todas las industrias. Sin embargo, cuando los consumidores pueden confundirse por el uso de una marca de manera humorística o artística, puede haber un daño resultante como el que argumenta Jack Daniel's en este caso.

Muchos han presentado resúmenes con opiniones sobre la aplicabilidad de Rogers en casos de infracción de marcas comerciales, como la Asociación Internacional de Marcas Comerciales, NIKE, Inc. y la Cámara de Comercio de EE. UU. Si una obra satisface los elementos de la prueba de Rogers, se le permite existir en el mercado y venderse en el comercio. Para empresas como Jack Daniel's, este es un efecto en gran medida negativo que no celebra la expresión artística, sino que glorifica las falsificaciones y las imitaciones de marcas establecidas. Sin embargo, si se eliminara por completo a Rogers, todos los creadores tendrían que extremar las precauciones en el uso de las marcas de otros en lo que consideran obras expresivas. Esto probablemente daría como resultado un efecto paralizante en la creatividad e incentivaría a las principales marcas a presentar una demanda contra empresas o personas que hayan creado asociaciones con su marca que consideren desagradables o negativas. Por esta razón, el panorama del derecho de marcas sin Rogers podría ser, en opinión de muchos, bastante sombrío.

La respuesta a si la prueba de Rogers debe eliminarse por completo, modificarse o simplemente conservarse se deja a la Corte Suprema. La decisión proporcionará una guía importante para todos los titulares de derechos sobre la mejor manera de protegerse bajo la ley de marcas registradas y la Primera Enmienda en el futuro.